Dilution of well-known trademarks – an analysis of its foundations in Germany and the European Union

When publishing in the area of trademark law it appears to be considered good form to stress the value of famous trademarks. Yearly rankings of the most valuable trademarks published by marketing agencies attract the same attention as the latest figures of registered patents. The appreciation of trademarks such as Coca Cola, Apple or Google is plausible considering the omnipresence of these famous marks and the popularity of their products or services. However, the protection granted to well-known trademarks according to Art. 5 (2) of the European Trademark Directive as interpreted by the European Court of Justice in L'Oréal v. Bellure raises questions as regards the boundary of intellectual property law.In these circumstances it appears valuable to refer back to the early foundations of modern trademark law. The analysis illustrates that the concept of protecting trademarks against dilution had originally been developed by German academia and was only hereafter accepted by the courts, basing the claims on tort law. Eventually the European Commission decided to introduce the concept of dilution into European trademark law. Nevertheless, the justification for trademark protection that reaches beyond the traditional purpose of trademark law, i.e. to identify goods or services offered by different suppliers, remains vague and controversial. Die Analyse der Grundlagen, die für einen Schutz besonders bekannter Marken herangezogen werden zeigt, dass ein erweiterter Schutz gegen die Verwässerung bekannter Marken erstmals durch Josef Kohler gefordert wurde. Erst im Anschluss an seine Ausführungen akzeptierten deutsche Gerichte einen Verwässerungsschutz unter Heranziehung des Gesetzes gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG). Dabei kann das Urteil des Landgerichts Elberfeld in Odol als Ursprung des Verwässerungsschutzes gelten, weil es nicht nur die deutsche Rechtsprechung prägte, sondern über den einflussreichen Aufsatz von Frank Schechter auch die Diskussion in den USA stark beeinflusste. Nach dem Reichsgerichtsurteil Salamander II setzte auch die wissenschaftliche Behandlung des Verwässerungsschutzes verstärkt ein, wobei der Schwerpunkt der Diskussion bald auf der Frage nach der richtigen Anspruchsgrundlage eines solchen Schutzes lag. Ab Ende der 1970er Jahre kam mit dem EU-Sekundärrecht nicht nur eine weitere rechtliche Ebene hinzu. Vielmehr zeigt ein Vergleich der einzelnen Entwürfe der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Markenrichtlinie, dass eine große Unsicherheit darüber bestand, wie man einen über die Verwechslungsgefahr hinausgehenden erweiterten Schutz für besonders bekannte Marken rechtspolitisch rechtfertigen sollte.Im Ergebnis haben die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Markenrichtlinie die Trennlinie zwischen Lauterkeitsrecht und Markenrecht (zusätzlich) verwischt. Die Umsetzung von Artikel 5 Abs. 2 der MarkenRL durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG birgt das Risiko, dass eine Ausweitung des markenrechtlichen Schutzes auf Kosten der Imitationsfreiheit (Freihaltebedürfnisses) erfolgt.Nicht zuletzt das Urteil des EuGH in Sachen L'Oréal v. Bellure macht Unsicherheiten hinsichtlich des Verwässerungsschutzes deutlich. Glücklicherweise hat der Generalanwalt Jääskinen in seiner Stellungnahme zu Interflora v. Marks & Spencer's die Problematik deutlich herausgearbeitet. Damit wird klar: Wenn man den erweiterten Schutz besonders bekannter Marken gegen Rufausbeutung mit Blick auf intuitives Gerechtigkeitsempfinden für unersetzlich hält, so muss man auch bereit sein, von einem Pareto-Optimum Abstand zu nehmen und den daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Preis zu zahlen.